제1장 서론 1
제1절 연구의 목적 1
제2절 연구의 범위 및 방법 4
제2장 특허의 정정제도 개관 6
제1절 개설 6
1. 정정제도의 의의 6
2. 보정제도와 정정제도 8
가. 보정의 의의 8
나. 보정의 허용과 제한의 필요성 9
(1) 보정의 필요성 9
(2) 명세서 등에 대한 보정의 요건 9
다. 보정의 효과 11
라. 보정과 정정의 차이점 12
3. 정정제도의 종류 14
제2절 정정심판 14
1. 의의 14
2. 정정심판의 청구시기 15
가. 정정심판의 청구시기의 제한 15
나. 정정심판의 청구시기에 대한 외국의 입법례 17
(1) 일본의 경우 17
(2) 미국의 경우 25
(3) 유럽의 경우 27
3. 정정요건 27
4. 정정심판의 청구와 심리 29
가. 청구인 29
나. 정정심판의 심리 29
(1) 정정심판청구서의 제출 29
(2) 정정심판의 심리 30
(3) 정정심판청구서 및 정정명세서의 보정 31
(4) 정정의 불가분성 35
5. 정정심결의 효과 39
6. 정정심판과 무효심판의 관계 40
가. 정정심판과 무효심판이 특허심판원에 동시에 계속 중인 경우의 취급 40
나. 무효심결취소소송과 정정심판이 법원과 특허심판원에서 각각 진행 중인 경우의 취급 41
제3절 특허무효심판절차에서의 특허의 정정 43
1. 의의 43
2. 정정청구의 청구시기 45
3. 정정요건 46
가. 정정청구의 정정요건 47
나. 정정청구에 있어서 독립특허요건 47
(1) 일본의 개정사항 47
(2) 독립특허요건의 배제 49
4. 무효심판절차에서의 정정청구와 심리 50
가. 청구인 50
나. 정정청구의 심리 50
(1) 정정청구서의 제출 50
(2) 정정청구의 심리 51
(3) 정정청구서 및 정정명세서의 보정 52
(4) 정정의 불가분성 53
다. 정정청구가 있는 무효심판절차에서의 심판대상 55
라. 정정청구가 있는 무효심판에 대한 심결 주문의 기재 56
마. 정정청구에 대한 일사부재리의 취급 58
(1) 일사부재리의 의의 58
(2) 일사부재리의 요건과 판단의 표준시 59
(3) 정정청구에 대한 일사부재리의 취급 61
바. 정정청구 후에 심판청구의 취하 또는 정정청구의 취하 61
5. 정정청구가 있는 무효심판의 심결에 대한 심결취소소송 62
가. 정정청구가 있는 무효심판의 심결취소소송의 당사자 62
나. 무효심결에 대한 심결취소소송의 소송물 63
다. 정정의 확정 64
라. 정정청구가 있는 무효심판의 심결취소소송에서의 심리 대상 67
마. 특허법원이 심결 중 정정 부분에 대한 판단을 달리 하는 경우의 취급 69
(1) 문제의 소재 70
(2) 심결 중 정정청구를 인정한 부분의 판단을 달리하는 경우 70
(3) 심결 중 정정청구를 불인정한 부분의 판단을 달리 하는 경우 72
(4) 청구항 중 일부가 무효라는 심결의 경우 74
(5) 특허법원 판결의 주문 기재 76
(6) 정리 77
제4절 정정의 무효심판절차에서의 정정청구 78
1. 의의 78
2. 정정무효심판에서의 정정청구시기 79
3. 정정요건 81
4. 정정무효심판절차에서의 정정청구와 심리 81
가. 청구인 81
나. 정정청구의 심리 81
(1) 정정청구서의 제출 81
(2) 정정청구의 심리 82
(3) 정정청구서 및 정정명세서의 보정 82
5. 일사부재리 원칙과의 관계 83
제3장 주요국의 특허의 정정제도 84
제1절 개설 84
제2절 일본의 정정제도 85
1. 개요 85
2. 정정심판 86
가. 법률의 규정 86
나. 정정심판청구의 대상 87
다. 정정심판의 청구시기 87
라. 정정심판의 정정요건 88
(1) 정정의 목적 89
(2) 신규사항 추가의 금지 90
(3) 실질상 특허청구범위의 확장 또는 변경 금지 91
(4) 독립특허요건 91
3. 특허무효심판에 있어서 정정청구 91
가. 법률의 규정 91
나. 정정청구의 시기 92
4. 정정의 불가분성 여부 93
가. 2011년 특허법 개정 이전 93
나. 2011년 특허법 개정 이후 94
(1) 개정의 필요성 94
(2) 개정 내용 96
5. 일본의 정정제도와 한국의 정정제도의 비교 99
제3절 미국의 정정제도 100
1. 개요 100
2. 포기서(Disclaimer) 101
가. 의의 101
나. 포기서의 철회 102
3. 정정증명서(Certificate of Correction) 103
가. 의의 103
나. 재발행과의 관계 105
4. 재발행(reissue) 105
가. 의의 105
나. 재발행 출원의 사유 107
(1) 오류로 인한 특허발명의 작동 불능 또는 무효 107
(2) 기만적 의도 없는 오류 109
(3) 특허청구범위의 감축 109
(4) 특허청구범위의 확장 110
(5) 재발행 출원으로 정정할 수 없는 오류 111
(6) 회복금지(Recapture Estoppel) 111
다. 재발행 출원 절차 112
라. 재발행의 효과 113
(1) 원특허에 대한 효과 114
(2) 특허침해에 대한 효과 114
5. 재심사(Reexamination) 117
가. 의의 117
나. 일방 재심사(Ex Parte Reexamination) 119
(1) 재심사 개시의 결정과 재심사 절차 119
(2) 재심사의 결과 123
다. 양당사자 재심사(Optional Inter Partes Reexamination) 124
(1) 제도의 도입 경위 124
(2) 양당사자 재심사 절차 125
(3) 재심사의 결과 126
라. 재심사 증명서 128
6. 2011년 미국 특허법의 개정 128
7. 미국의 정정제도와 한국의 정정제도의 비교 130
가. 미국의 포기서 제도와의 비교 130
나. 미국의 정정증명서 제도와의 비교 131
다. 미국의 재발행 제도와 한국의 정정심판의 비교 131
(1) 절차 일반 131
(2) 정정요건 132
(3) 정정의 효과 132
라. 미국의 재심사 제도와 한국의 무효심판의 비교 134
제4절 유럽의 정정제도 134
1. 개요 134
2. 유럽의 정정제도의 종류 136
3. 특허발명의 한정 또는 취소 신청 137
4. 오류 또는 실수의 정정 138
5. 특허등록 전의 보정 139
6. 특허등록 후의 정정(이의신청 중의 정정) 141
가. 의의 141
나. 정정청구 절차 142
다. 정정요건 142
(1) 정정의 사유 142
(2) 신규사항 추가 금지 143
(3) 특허청구범위의 확장 또는 실질적 변경 143
7. 유럽의 정정제도와 한국의 정정제도의 비교 144
제4장 정정요건 145
제1절 정정이 허용되는 사유 145
1. 의의 145
2. 특허청구범위를 감축하는 경우 145
가. 의의 145
나. 구체적 유형 146
(1) 청구항의 한정 146
(2) 청구항의 삭제 147
(3) 구성요소의 직렬적 부가 147
(4) 기타의 경우 148
다. 주요 판례 149
3. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우 153
가. 의의 153
나. 구체적 유형 156
다. 주요 판례 157
4. 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우 161
가. 의의 161
나. 구체적 유형 162
5. 정정요건 간의 상관관계 163
가. 정정이 허용되는 사유간의 상관관계 163
나. 정정이 허용되는 사유와 기타 정정요건과의 상관관계 163
(1) 정정이 허용되는 사유와 기타 정정요건의 판단 순서 164
(2) 잘못 기재된 것의 정정과 특허청구범위의 실질적 변경과의 관계 164
제2절 신규사항의 추가 금지 166
1. 의의 166
2. 요지변경과 신규사항 167
가. 신규사항 추가 금지로의 특허법 개정 과정 168
나. 요지변경과 신규사항의 구별 170
3. 신규사항에 대한 판단기준 171
가. 일반 원칙 171
나. 구체적 유형 174
4. 주요 판례 175
5. 외국에서의 신규사항 추가 금지 181
가. 일본에서의 신규사항 판단 181
(1) 개요 181
(2) 구체적 판단 182
나. 미국에서의 신규사항 판단 184
(1) 개요 184
(2) 구체적 판단 185
다. 유럽에서의 신규사항 판단 186
(1) 개요 186
(2) 구체적 판단 187
(3) EPC 제123조 제2항 및 제3항의 빠져나올 수 없는 함정 189
제3절 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경 금지 190
1. 의의 190
2. 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경의 유형 192
가. 정정의 사유와 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경 192
나. 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경의 유형 193
3. 특허청구범위의 실질적 변경 여부에 대한 판단 기준 195
가. 개요 195
나. 정정 전후 발명의 동일성 여부 197
다. 외적 부가의 정정인지 여부 198
(1) 논거 198
(2) 비판 199
라. 정정으로 새로운 목적과 효과가 생기는지 여부 206
(1) 논거 206
(2) 비판 209
마. 특허권의 효력이 미치는 범위의 변경 여부 210
(1) 논거 210
(2) 비판 213
바. 제3자에게 불측의 손해를 가할 염려가 있는지 여부 214
사. 판례의 태도 216
(1) 대비 대상 관련 216
(2) 실질적 변경 여부의 판단을 위한 요소 217
(3) 비판 220
아. 정리 221
(1) 각 견해에 대한 검토 221
(2) 문제가 되는 유형 229
4. 특허청구범위의 실질적 변경에 대한 주요 판례 235
5. 외국에서의 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경 250
가. 일본의 경우 250
나. 미국의 경우 251
다. 유럽의 경우 254
제4절 독립특허요건 255
1. 의의 255
2. 특허법의 개정과정 256
3. 독립특허요건의 적용대상과 적용범위 257
제5장 정정의 효과 259
제1절 정정의 소급효 259
제2절 정정심결의 확정이 다른 절차에 미치는 영향 260
1. 무효심판 사건 또는 당해 특허권의 침해를 원인으로 하는 손해배상사건이 대법원에 계속 중 정정심결의 확정 260
2. 무효심판의 심결취소소송이 특허법원에 계속 중 심결의 확정 261
가. 개요 262
나. 학설의 태도 262
다. 판례의 태도 263
라. 일본의 실무 264
마. 심리가능설에 대한 비판 265
3. 심결의 확정과 특허침해소송, 재심 등의 관계 267
4. 정정심결의 확정과 정정에 의한 균등론 주장과 금반언의 법리 268
제6장 정정제도의 개선 방안 271
제1절 개선 방향 271
제2절 정정요건 판단의 대비대상 271
1. 문제의 소재 272
2. 청구항 대 청구항으로 대비하여야 한다는 견해 273
3. 특허청구범위 대 특허청구범위로 대비하여야 한다는 견해 275
4. 판례와 실무의 태도 277
5. 소결 277
가. 특허청구범위와 청구항의 의미 278
나. 청구항 번호의 유지 필요성 278
다. 특허법 개정의 필요성 280
제3절 정정심판청구의 제한 283
1. 문제의 소재 283
2. 정정심판을 무효심판의 대응 방안으로 제한하는 방안 284
3. 정정심판의 청구시기를 제한하는 방안 285
가. 개요 285
나. 심결취소소송의 심리범위 286
(1) 심결취소소송의 심리범위에 관한 논의 286
(2) 무제한설 287
(3) 무제한설의 문제점 288
다. 정정심판의 청구시기 제한 294
제4절 취소판결에 따른 무효심판에서의 정정청구 기회 부여 295
1. 문제의 소재 295
2. 취소판결의 처리에 대한 특허심판원의 실무와 판례의 태도 295
3. 취소판결에 따른 심판절차 298
4. 직권심리에 있어서 의견진술의 기회 부여 301
5. 취소판결의 기속력에 있어서 새로운 증거 304
6. 새로운 증거서류의 제출에 따른 정정청구 기회 부여 305
7. 소결 307
제5절 기타 정정제도의 개선 308
1. 사소한 오류의 정정 제도 도입 308
2. 정정의 가분성 309
가. 현재의 실무 309
나. 개선방안 310
3. 정정의 소급효에 대한 제한 311
가. 개요 311
나. 특허침해죄에 있어서 정정 소급효의 제한 311
다. 제3자와의 관계를 고려한 정정의 소급효의 제한 313
라. 개선방안 314
제7장 결론 317
참고문헌 321
Abstract 328